¿Usar propiedad intelectual en NFT trasgrede derechos en el mundo físico?

El pasado mes de febrero, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió el veredicto del caso Metabirkin, cuyo eje era la venta por parte del artista Mason Rothschild de tokens no fungibles (NFT) que contienen una imagen digital del famoso bolso Birkin de la firma francesa Hermès. Esta es la primera vez que un juez se pronuncia sobre los NFT y sin duda dejó un precedente en la industria creativa.

La defensa se basó en que los Metabirkins son expresiones creativas protegidas por la primera enmienda de la Constitución estadounidense, es decir, que cada una de las  imágenes son arte; el título MetaBirkins es artísticamente relevante, pues describe el contenido de las obras de arte; Rothschild no hizo nada para inducir a error con respecto a la fuente de las obras de arte y Hermès no demostró ninguna probabilidad significativa de confusión para el consumidor.

Sin embargo, en el veredicto se declaró culpable al artista de tres cargos: infracción marcaria, vulgarización de la marca y ciberocupación, otorgando a Hermès 133.000 dólares por daños y perjuicios. El artista presentó un recurso en contra de la decisión.

Por otro lado, se conoció que hace algunas semanas la firma francesa solicitó una medida cautelar permanente, cuya finalidad es que el artista no siga comercializando los NTF, ni usando la marca MetaBirkins. Adicionalmente, pide que se le trasfiera el dominio de metabirkins.com y cualquier otro que se pretensa usar en la web 3.0, así como las redes sociales que se han creado en torno a ella.

Fuente: https://www.instagram.com/metabirkins/?hl=es

Hermès también solicita que se le trasfieran los NFT que aún están bajo el dominio del artista, los smart contracts y cualquier ingreso de dinero relativo con los MetaBirkins.

Invitamos a cuatro expertos para que nos compartieran sus puntos de vista en relación al caso y esto fue lo que dijeron a ÁMBITO JURÍDICO:

Vanessa Jiménez Serranía, PhD y especialista en Propiedad Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías. Profesora en la Universidad Oberta de Catalunya. Resaltó que este caso otorga los elementos claves para poder considerar cuándo existe una infracción marcaria sobre una expresión artística y que se entiende que aunque una marca no esté registrada para el metaverso, se extiende la protección legal a aquel mundo digital y a los NFT.

Carolina Albanese, Abogada, Magister en Derecho del Consumo y especializada en Fashion Law. Profesora e investigadora universitaria. Indica que faltan herramientas legislativas para el mercado que se mueve dentro del derecho de la moda, la propiedad intelectual y el derecho de nuevas tecnologías. Desde su punto de vista, el fallo es una primera luz sobre lo que será la propiedad industrial en el metaverso y en relación con los NFT.

Para la abogada, el caso permite ver que la protección marcaria tiene la misma fuerza en el mundo físico y en el mundo virtual. Adicionalmente, aclaró que cuando el uso artístico es evidente no existe un conflicto con la doctrina del fair use o uso justo, pero cuando se evidencia que es más importante la comercialización de la creación mediante el uso de una marca previamente registrada el componente artístico deja de tener relevancia y se empieza a inducir en error al consumidor, por ende, a diluir la marca.

Diego Guzmán, abogado experto en propiedad intelectual y profesor en la Universidad Externado de Colombia. En su análisis de las figuras jurídicas que se destacan en el caso concluye que si se aplicaran estás disposiciones también se determinaría que existe una infracción marcaria, pues no existe una excepción que permita el uso del diseño del bolso Birkin como signo tridimensional registrado. Por otro lado, aclara que el uso que se le está haciendo a los NFT, vistos como un producto, no está amparado bajo el agotamiento del derecho.

Finalmente, Mónica Zuluaga, ‘Artbogada’ especialista en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento en Hemisferio Derecho, argumentó que no se le puede dar a un NFT una protección legal bajo las normas de propiedad intelectual, porque bajo su concepto es simplemente un archivo en donde se incluye un contenido que eventualmente podría estar protegido por el derecho de autor, por eso considera que es relevante conocer el smart contract que se suscribe con la persona que vende el NFT. Concluye que no es necesario realizar una renovación legislativa, pues con la legislación actual existen principios y premisas que ayudarían a un juez a tomar una decisión.