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Por riesgo de confusión o asociación, niegan registro marcario a Louis Vuitton

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Por riesgo de confusión o asociación, niegan registro marcario a Louis Vuitton (Bigstockphoto)

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro como marca del signo “Zephyr” a la sociedad Louis Vuitton Malletier, para amparar productos como bolsos de viaje, estuches de viaje (marroquinería), baúles y maletas, mochilas y billeteras, entre otros. (Lea: Superindustria emite millonaria condena por violación a derechos de propiedad industrial)

 

La empresa presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra esta decisión de la SIC, solicitando su nulidad y que le concedieran el registro, argumentando que su signo no es similar a una marca previamente registrada denominada “Zephir”.

 

Además, agregó que no hay relación entre los productos amparados por estos dos signos, por cuanto los suyos están dirigidos a consumidores de lujo y, por tanto, se dirigen a un comprador especializado, mientras que la marca previamente registrada se dirige a un consumidor medio.

 

La Sección Primera del Consejo de Estado consideró que es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 2000, la cual precisa que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, específicamente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios.

 

Reglas para efectuar cotejo marcario

 

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos citados se debe adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, así:

 

  1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto (visión en conjunto: unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica)

     
  2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro, no realizar un análisis simultáneo

     
  3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación

     
  4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate.

 

Pero cuando la interpretación prejudicial enfatiza que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para comparar las marcas. En tal sentido, se debe:

 

  1. Analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, se debe tener en cuenta las letras, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado

     
  2. Establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema

     
  3. Tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir y la semejanza entre los signos podría ser evidente

     
  4. Observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación

     
  5. Determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado.

 

Conforme con lo precedente, la Sala consideró que existe un riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio frente al origen empresarial, por las significativas similitudes encontradas, lo que lo llevará a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

 

Además, también existe riesgo de asociación, debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. (Lea: Acuerdos de coexistencia: alcance y recomendaciones)

 

Finalmente, la providencia indicó que la decisión de la SIC de no otorgar el registro solicitado por Louis Vuitton no vulnera la norma internacional que impide registrar como marca a aquellos signos idénticos o similares a una marca ya registrada por un tercero, para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, dispuso denegar las pretensiones de la demanda (C. P. Hernando Sánchez Sánchez).

 

Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 11001032400020150012200, Feb. 14/19.

 

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