Novedades del caso Frisby

El principio de territorialidad en materia de propiedad industrial establece que los derechos sobre marcas, patentes y diseños, entre otros, solo tienen validez y protección dentro del territorio del país que los concede, sin que sus efectos se extiendan más allá de sus fronteras. En consecuencia, un registro nacional no ampara la invención o la marca en el extranjero, por lo que es necesario solicitar protección en cada país de manera independiente, lo cual exige la adopción de una estrategia de protección internacional.

Sobre ese escenario, resulta relevante destacar que, el 22 de enero del 2001, la sociedad colombiana Frisby S. A. BIC, titular de la marca “Frisby” en Colombia, obtuvo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el registro de tres marcas mixtas (aquellas integradas por un elemento denominativo “una o varias palabras” y un elemento gráfico “una o varias imágenes”),  las cuales se encuentran vigentes a la fecha.

A su vez, el 10 de agosto del 2005, la empresa colombiana obtuvo el registro de una marca figurativa (integrada únicamente por un signo visual caracterizado por su configuración o forma particular) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (Lea: “Falta una cultura empresarial orientada a la protección de los activos intangibles”)

No obstante, en aplicación del principio de territorialidad mencionado, las marcas deben ser objeto de un uso efectivo en la jurisdicción correspondiente para conservar su vigencia. En este sentido, las marcas de la sociedad colombiana no fueron usadas por su titular en territorio europeo, en la medida en que no se comercializaron productos o servicios bajo dicho signo, ni se cuenta con establecimientos de comercio, distribuidores o licenciatarios, ni se realizaron actividades de publicidad o promoción, ni se empleó la marca en envases, etiquetas, facturas o plataformas comerciales, entre otros. (Lea: La crisis de Frisby: una lección sobre vigilancia marcaria internacional)

En consecuencia, esta circunstancia dio la posibilidad a terceros para solicitar la cancelación de las marcas por falta de uso, en razón a que el régimen marcario de la Unión Europea exige que una vez registradas deben ser objeto de un uso efectivo, real y continuo dentro de dicho territorio; de lo contrario, pueden ser declaradas en caducidad si no se acredita su utilización dentro de los cinco años anteriores.

Por su parte, la sociedad española Frisby España S. L., el 13 de diciembre del 2024, obtuvo el registro de la marca denominativa Frisby (aquella compuesta exclusivamente por palabras sin elemento gráfico o diseño,) ante la EUIPO, sin que la empresa colombiana formulara oposición durante el trámite. (Lea: Frisby vs. Frisby)

Bajo ese contexto, a inicios del 2025 la sociedad Frisby España S. L., utilizando la marca Frisby, promovió una estrategia publicitaria orientada a la apertura de establecimientos de venta de pollo frito en territorio español. (Lea: La disputa legal de ‘Frisby’: protección de marcas notorias en un entorno globalizado)

Frisby S. A. BIC, tras considerar que la campaña publicitaria promovida por la sociedad española constituía una apropiación indebida y deliberada de su identidad corporativa, instauró acciones por infracción marcaria y competencia desleal en su contra (actualmente en trámite), solicitando para ello medidas cautelares, incluyendo entre otras desactivar sus cuentas en redes sociales, el portal web y suspender toda actividad comercial con el uso de la marca.

Bajo ese escenario, la compañía española interpuso ante la EUIPO una acción de caducidad por falta de uso de la marca Frisby en la Unión Europea, titularidad de la sociedad colombiana, y de manera paralela promovió acciones de caducidad por falta de uso contra las marcas registradas en territorio español, igualmente de titularidad de dicha compañía, las cuales se encuentran actualmente en fase decisoria.

A su turno, en agosto del 2025, la sociedad colombiana obtuvo el registro de dos marcas figurativas ante la EUIPO, como parte de su estrategia legal, y solicitó el registro de una marca denominativa, que se encuentra actualmente pendiente de decisión por parte de esa entidad.

Adicionalmente, la empresa colombiana presentó ante la EUIPO una acción de nulidad por mala fe contra la marca Frisby titularidad de la sociedad española (actualmente en trámite decisorio). La acción tiene por finalidad que se declare la mala fe de la entidad española y podría prosperar en caso que se hayan aportado elementos probatorios que acrediten entre otros:

1. Que la sociedad española tenía conocimiento previo de la marca colombiana.
2. La intención parasitaria, esto es, que la compañía española pretendía aprovecharse de la reputación, distintividad o prestigio ajeno. 
3. Que la marca Frisby es notoriamente conocida tanto en Colombia como en el territorio europeo.

En línea con lo anterior, el 24 de noviembre del 2025, el Juzgado Mercantil n.º 2 de Alicante decretó las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso infracción marcaria y fijó una multa de 600 euros por cada día de incumplimiento a la sociedad española.

Posteriormente, el 27 de marzo del 2026, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante revocó las medidas cautelares permitiéndole a la compañía española retomar el uso de su nombre, logo e identidad comercial, cuyo proceso sigue en curso a la espera de una decisión de fondo.

A raíz del levantamiento de las medidas cautelares, la compañía española interpuso una contrademanda en contra de la empresa colombiana, en la que reclama indemnizaciones por ganancias indebidas, restitución de enriquecimiento patrimonial injusto e indemnización por daños económicos y reputacionales causados por informaciones inexactas difundidas públicamente.

Pese a que la batalla legal continua, la sociedad española anunció que iniciará operaciones en España, a partir del primero de junio del 2026, inicialmente a través de cocinas ocultas, para servicios a domicilio.

En conclusión, el presente caso pone de relieve la complejidad jurídica y los efectos adversos derivados de la falta de adopción de una estrategia adecuada para la protección marcaria a nivel internacional por parte de las empresas.

En este orden de ideas, dada la naturaleza de las acciones legales ejercidas y en virtud de las instancias administrativas y judiciales involucradas, tomará un tiempo considerable antes de alcanzar una decisión de fondo. Dado el interés del caso, mantendremos un seguimiento constante de los pronunciamientos que se adopten, pues no solo definirán el desenlace del conflicto, sino que también sentarán importantes precedentes en materia de protección de marcas en el ámbito internacional.

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