Jorge Vicente Martínez
Abogado del área de litigios de Pons IP

Una marca registrada puede ser anulada mediante un procedimiento de nulidad ante las oficinas competentes: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en el caso de marcas nacionales españolas, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por su sigla en inglés) en el caso de marcas de la Unión Europea (UE). En dichos procedimientos, puede alegarse la existencia de una marca anterior registrada.

Frente al caso de pollos Frisby, Frisby Colombia cuenta con marcas registradas con anterioridad a Frisby España, tanto en el ámbito nacional español como en el europeo. No obstante, durante el procedimiento, Frisby España podría exigir a Frisby Colombia que acredite el uso efectivo de dichas marcas en el territorio de la UE.

Tanto en España como en la UE, una marca puede ser anulada si no ha sido utilizada de forma real y efectiva durante un periodo continuado de cinco años desde su registro. En este contexto, aunque Frisby Colombia tiene registrada la marca desde hace años en la UE, no parece haber evidencia de un uso comercial activo en ese territorio, lo que permitiría a terceros, como Frisby España, solicitar la caducidad del registro por falta de uso.

Si Frisby España presenta dicha solicitud, Frisby Colombia deberá demostrar un uso real y efectivo de la marca en el mercado europeo. Este uso no puede ser simbólico ni ocasional. Deberá acreditar, entre otros aspectos, la existencia de establecimientos en el territorio, actividad comercial sostenida, inversión en publicidad, facturación, etc. En caso de no poder aportar estas pruebas, Frisby Colombia no podría hacer valer la prioridad de sus registros anteriores para fundamentar una acción de nulidad relativa.

Por ello, una estrategia alternativa sería que Frisby Colombia solicitase la nulidad del registro de la marca “Frisby” en la UE alegando su solicitud de mala fe. El solicitante debe aportar pruebas que acrediten el motivo de nulidad, en este caso, la mala fe en el registro. El argumento principal sería que Frisby España S. L. registró la marca “Frisby” en la UE con conocimiento previo de la existencia y notoriedad de la marca colombiana.

La mala fe puede apreciarse a partir de todas las circunstancias del caso. Por ejemplo, el conocimiento previo por parte de Frisby España de que “Frisby” era una marca consolidada y renombrada en Colombia y actuó sabiendo que el signo ya estaba en uso por un tercero, acreditando que el registro buscaba beneficiarse de la reputación de la marca colombiana (por ejemplo, considerando el importante número de población colombiana en España). Además, por actos externos al registro, se ha realizado el uso no autorizado de la imagen corporativa, personajes y logotipos similares, lo que refuerza la sospecha de una actuación deshonesta. En cualquier caso, la buena fe del registro de una marca se presume, por lo que la carga de demostrar la mala fe recaería sobre Frisby Colombia, quien tendrá que realizar el esfuerzo probatorio en anular la marca.

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