Isabela Jiménez G.
Abogada especialista en Propiedad Intelectual, Litigios y otros
Socia de LOIER

La reciente disputa internacional en torno a la marca Frisby S.A. BIC (una de las cadenas de comida rápida más emblemáticas de Colombia) ha generado un importante precedente sobre la necesidad de robustecer los mecanismos de vigilancia y protección marcaria en el contexto internacional. Este análisis pretende extraer lecciones estratégicas y jurídicas que deben ser consideradas por todas las empresas que manejan activos intangibles con potencial de expansión global.

Antecedentes del conflicto

Frisby S.A. BIC, con una trayectoria superior a cuatro décadas, más de 265 puntos de atención en el territorio nacional, y registros marcarios en nueve jurisdicciones, registró su marca en la Unión Europea en 2005 bajo las clases 29, 30 y 43 del Arreglo de Niza. No obstante, en diciembre de 2024, la empresa española Frisby España S. L. obtuvo un nuevo registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre la misma denominación, sin vínculo alguno con la empresa colombiana.

Lo más preocupante es que este registro se realizó sin que Frisby presentara oposición durante el periodo legalmente establecido, revelando una brecha fundamental en su estrategia de protección internacional.

Además de la solicitud exitosa de registro de marca, la empresa española solicitó la revocación por falta de uso, amparada en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001, el cual establece que el titular pierde sus derechos si no demuestra uso real y efectivo en un plazo continuo de cinco años desde el registro.

Sobre este trámite, la EUIPO otorgó plazo hasta el 17 de julio de 2025 para que Frisby acredite dicho uso. De no cumplirse, su registro será cancelado, consolidando los derechos del tercero español.

Vacíos en la estrategia de protección

La presentación de oposiciones, respaldada por sistemas de vigilancia efectivos que monitoreen las publicaciones oficiales en los mercados estratégicos, constituye la primera línea de defensa contra registros no autorizados, evitando la necesidad de recurrir a acciones de invalidación más complejas y costosas.

Sin estos mecanismos es posible encontrarse con las llamadas “usurpaciones de marca”, particularmente cuando se trata de activos altamente reconocibles por comunidades migrantes o por efecto de la viralización digital, lo que se conoce como “mercado de la nostalgia”.

Herramientas tecnológicas y prevención

En la actualidad, herramientas como www.tracki.ai permiten identificar solicitudes problemáticas desde su etapa de publicación, emitiendo alertas tempranas y análisis de riesgo personalizados para la atención inmediata de un equipo jurídico dedicado. Tracki ejecuta cotejos automáticos y sistemáticos frente a bases oficiales de marcas en múltiples jurisdicciones, optimizando la gestión marcaria.

El caso Frisby demuestra que confiar únicamente en procedimientos manuales, herramientas obsoletas, o incluso registros defensivos (que suponen un costo altísimo para actores como Frisby, con más de 150 marcas registradas en diferentes jurisdicciones) pone a las empresas en una situación de vulnerabilidad jurídica que puede ser explotada por terceros oportunistas.

Conclusión: un llamado urgente a las juntas directivas

Frente a estos riesgos, las juntas directivas deben adoptar un enfoque proactivo, formulando preguntas clave a sus asesores legales: ¿contamos con registros vigentes y en uso en nuestros mercados actuales y objetivos?, ¿utilizamos tecnología para la vigilancia global de nuestra cartera marcaria?, ¿estamos preparados para reaccionar legalmente en plazos reducidos si se detecta una infracción o riesgo?

Lo ocurrido con Frisby no es un caso aislado, sino un llamado de atención urgente. No se trata solo de perder un nombre: lo que está en juego es la reputación acumulada durante décadas, la coherencia de marca a nivel internacional y la posibilidad de expansión futura.

La pregunta que toda junta directiva debe hacerse es simple pero crucial: ¿estamos realmente protegidos o estamos confiando en métodos obsoletos que nos dejan vulnerables a la próxima crisis Frisby?

Referencias

El País. (2025, 12 de mayo). Frisby entra en un pleito internacional por el registro de una marca española con el mismo nombre: https://elpais.com/america-colombia/2025-05-12/frisby-entra-en-un-pleito-internacional-por-el-registro-de-una-marca-espanola-con-el-mismo-nombre.html

Forbes Colombia. (2025, 13 de mayo). Frisby España confirma que obtuvo la exclusividad de la marca en Europa. https://forbes.co/2025/05/13/negocios/frisby-espana-confirma-que-obtuvo-la-exclusividad-de-la-marca-en-europa/

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2017). Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154, 1–99. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1001

Radio Villena | Cadena SER. (2025, 22 de mayo). Caso Frisby: El uso de la marca en mercados internacionales. https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/05/22/caso-frisby-el-uso-de-la-marca-en-mercados-internacionales-radio-villena/

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