Infracciones marcarias con Google AdWords

Laura Martínez Nova

Abogada senior de propiedad intelectual Adalid Corp.

laura.martinez@adalid.com

 

Speed Solutions, marca registrada de la empresa que lleva el mismo nombre, es una sociedad dedicada a la industria del software que, en el 2014, encontró que cuando sus potenciales clientes querían buscar su marca en Google, aparecía, incluso primero que su sitio web, un aviso pago por el sistema de publicidad denominado Google AdWords, perteneciente a su competidor directo, Servipunto Software SAS.

 

Por esta razón, Speed Solutions inició una acción administrativa de competencia desleal ante la Delegatura de Protección para la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por el uso de su signo distintivo como un criterio de búsqueda por parte de un tercero, lo que ocasionó, según el denunciante, una desviación de la clientela, pues quien buscaba su marca en dicho motor encontraba como resultado la compañía de su competencia.

 

Después de realizar un análisis muy detallado en materia de competencia, mediante la Resolución 40668 del 2014, la SIC archivó la averiguación preliminar adelantada, debido a que consideró que esta conducta es propia del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

 

De esta manera, desligó a Google Inc. del asunto, por tratarse de una compañía que no se vinculó de manera directa en la denuncia administrativa presentada por Speed Solutions, sin ahondar en temas relevantes para el caso, tales como el contenido del anuncio publicitario, la incursión en una posible infracción marcaria y la presunta ejecución de actos de competencia desleal por la supuesta desviación de la clientela. Así mismo, tampoco ahondó en la relevancia del uso del signo distintivo en motores de búsqueda como Google, situación distinta a lo realizado por diferentes instancias a nivel internacional, como se verá más adelante.

   

Con el fin de esclarecer el tema en cuestión, es vital saber cómo funciona la publicidad en Google, y lo primero que se debe tener en cuenta es que su principal producto es su motor de búsqueda. Este funciona con un algoritmo que posiciona en los primeros puestos de la primera página los sitios web que más clics consiguen de manera orgánica. Por ejemplo, si cada vez que una persona busca “abogado laboral” hace clic en http://ellaboralista.com, este portal sube de posición ocupando el primer puesto en el orden de los resultados obtenidos, y así lo hará cada vez que estas búsquedas sean realizadas por distintas personas, pues el sistema reconoce y sanciona fácilmente los clics automáticos.  

 

Además de este esquema gratuito, como segunda opción, Google ofrece el sistema de publicidad Google AdWords. Para acceder a sus servicios, el cliente solo debe diligenciar los datos requeridos, mencionar una lista de palabras con las que le gustaría que encuentren su producto y/o servicio y registrar los datos de una tarjeta de crédito.

 

Con este servicio pago, cada vez que una persona ingrese en el motor de búsqueda, una marca, un producto, un servicio o una de las palabras preseleccionadas en el listado mencionado, aparecerá, de manera prioritaria, y antes del listado de resultados arrojados de manera orgánica o gratuita, un aviso con sus servicios, destacado en amarillo.

 

Una de las grandes ventajas de este tipo de publicidad es que solo se paga cuando quien hizo la búsqueda hace clic en el link de su página, es decir, que la persona solo cancela por sus potenciales clientes, adquiriendo la posibilidad de que también el aviso aparezca en sitios web que tengan publicidad.

 

Ahora bien, los problemas comienzan cuando un empresario quiere utilizar marcas, enseñas comerciales, lemas y/o nombres comerciales de otros empresarios para que cuando los busquen, sus anuncios aparezcan, incluso, antes que las búsquedas que efectúan los internautas, lo que podría configurar una infracción marcaria o un acto de competencia desleal.

 

Derecho Comparado

 

En el mundo, se han presentado muchos casos que llaman la atención y, en este sentido, como ejemplo, el Tribunal Supremo de España (mediante la Sentencia 105 del 29 de febrero del 2016) fija los criterios con los que debe examinarse el uso de una marca registrada por parte de un tercero.

 

Para ello, este tribunal sigue la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las sentencias del 23 de marzo del 2010 (casos acumulados: C-236/08, Google France SARL y Google Inc. Vs. Louis Vuitton Malletier SA; C-237/08, Google France SARL Vs. Viaticum SA y Luteciel SARL, y C-238/08, Google France Vs. Centre National de Recherche en Relations Humaines y otros).

 

De igual manera, tiene en cuenta las sentencias C-324/09 del 12 de julio del 2011 (L’Oréal SA y otros Vs. eBay International AG y otros), y la C-323/09 del 22 de septiembre del 2011 (Interflora Inc. & Interflora British Unit Vs. Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.), a través de las cuales el TJUE aclara que el uso no autorizado de marcas registradas por parte de terceros, como palabras claves en internet, constituye, en principio, una infracción de los derechos del titular del signo distintivo.

 

No obstante, es importante tener en cuenta que, como el derecho de exclusividad sobre una marca no es absoluto, en determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor, por lo menos en las dos siguientes circunstancias:

 

- Que el uso de la marca no menoscabe las funciones que tiene la misma con respecto a la indicación del origen empresarial del producto.
 

- Que resulte claro para un usuario promedio de internet que los productos y/o servicios publicitados no proceden del titular de la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

 

Ahora bien, en el caso estudiado por el Tribunal Supremo de España, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave o keywords dentro de sus anuncios en Google AdWords en ese país.

 

Estas habían generado que, cuando un consumidor de internet introducía dichos términos, aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de la página de resultados arrojados para la búsqueda, con un enlace a su sitio web, aunque el anuncio analizado no contenía ninguno de esos términos dentro de su texto, solo hacía referencia al aumento de estatura.

 

De esta manera, el Tribunal Supremo consideró que, al no reproducirse las marcas de la actora en el anuncio en cuestión, se evitaba inducir al error o confusión a los consumidores y que, por el contrario, se reforzaba la idea de que se trataba de competidores entre sí, por cuanto se respetaba la función indicadora del origen empresarial de la marca, así como las de publicidad e inversión.

 

Por todo lo anterior, es necesario tener en consideración que, si bien las plataformas digitales como Google AdWords son resultado del surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, en la actualidad cumplen un papel fundamental y transversal en la competencia de agentes en internet.

 

Así mismo, se confirma que, cada vez con más fuerza, estas tecnologías son el canal de acceso a los productos y/o servicios para los consumidores, por lo cual es realmente desproporcionado que, como resultado de los vacíos normativos existentes, los esfuerzos económicos que efectúa un agente para posicionar su marca en el mercado generen ingresos para terceros que la utilizan sin autorización y, en algunos casos, sin trasgredir la ley.