Precisan concepto de marca derivada y aspectos para evidenciarla

Frente a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado precisó que el titular de una marca registrada tiene la facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección. (Lea: ¿Pueden coexistir en el mercado marcas idénticas?)

Por esta razón, aseguró que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido. (Lea: ¿Pueden coexistir en el mercado marcas idénticas?)

Estas marcas derivadas no pretenden reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, aclaró el fallo, sino que constituyen un registro autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro sea una derivación de un derecho adquirido. (Lea: Al comparar marcas conformadas por palabras comunes prevalece el todo sobre los componentes)

Por otra parte, la Sección Primera de esta corporación advirtió que para determinar si se está en presencia de una marca derivada se debe identificar dos aspectos:

1. Si las variaciones de la marca que se pretende registrar son sustanciales o accesorias en relación con la marca registrada, de modo que si son solamente accesorias, procede la calificación como derivada y

2. Si el registro marcario que se solicita debe amparar los mismos productos que identifica el registro previo (C.P. Carlos Enrique Moreno)

(Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 11001032400020100031200, Mar. 30/2017)

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