¿Cuáles son las reglas para efectuar un cotejo marcario?

En el 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca a favor de una reconocida cementera colombiana, para distinguir los servicios de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

Ante esta situación, un ciudadano alegó que la marca registrada no gozaba de la suficiente distintividad, lo cual podía causar riesgo de confusión y afectar directamente la comercialización de sus productos, los cuales habían sido registrados previamente.

Adujo que las marcas enfrentadas, desde el punto de vista conceptual, son confundibles, por cuanto los términos evocan la misma idea, vale decir, la de construcción.

La sentencia del Consejo de Estado

La Sección Primera del Consejo de Estado estudió las causales y los elementos de irregistrabilidad conforme a los parámetros establecidos en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para el alto tribunal, la causal de irregistrabilidad exige que se consideren probados dos requisitos:

i) De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor.

ii) En segundo lugar, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

El Consejo de Estado trae a colación al doctrinante Carlos Fernández, quien precisa que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, menos aún alterar su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

¿Cómo se realiza el cotejo?

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos:

1. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud o la identidad de sus raíces o terminaciones pudieran aumentar el riesgo de confusión.

2. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

3. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el caso concreto, la Sección Primera declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio le había otorgado el registro de la marca a la reconocida cementera por concurrir las tres similitudes arriba señaladas, lo cual daba lugar a confusión al consumidor (C.P. María García).

CE Sección Primera, Sentencia 11001032400020090005300, 15/12/16

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