Uso de marcas nominativas en el contexto de las acciones de cancelación por no uso

Sandra Juliana Castillo-Mora Asociada, Baker & McKenzie

En un fallo recientemente emitido, el Consejo de Estado confirmó las decisiones de la Oficina de Marcas de Colombia que negaron la cancelación por no uso presentada por el señor Bassim Noureddine Yazdeh (en adelante el demandado) contra el registro en clase 11 de la marca KDK, de la compañía Matsushita Ecology Systems Co., Ltd. (en adelante la demandada). Este fallo da importantes luces sobre el tema de qué tan idéntica o sustancialmente similar debe ser la marca usada a la originalmente registrada, en el contexto de las acciones de cancelación por no uso.

En el ejercicio de su derecho al uso exclusivo de sus marcas registradas, los titulares de derechos marcarios en Colombia tienen la obligación correlativa de usar sus marcas para conservar el derecho. En cumplimiento de esta obligación y respecto al uso de marcas nominativas, los titulares de marcas han recibido una tranquilidad, y es que pueden añadirles elementos secundarios adicionales a estas, tales como tipos especiales de letra y/o diseños que les añaden “adornos”, lo que no genera un riesgo de vulnerabilidad de cancelación por no uso, derivado de un uso que difiera de la forma en que la marca fue originalmente concedida en registro.

En el fallo, el Consejo de Estado se enfocó en el Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (ley de propiedad industrial actualmente vigente en Colombia, en adelante la Decisión 486), que dispone que cuando una marca es usada de manera que difiera a la forma en que fue originalmente registrada, no puede ser cancelada por no uso si dicha diferencia no versa sobre detalles o elementos que afecten el carácter distintivo de la marca.

En desarrollo del mencionado artículo de la Decisión 486, el Consejo de Estado estableció que el elemento distintivo de una marca nominativa consiste en las palabras que la componen. Por lo tanto, siempre y cuando los elementos nominativos de la marca registrada se preserven en la manera como es usada, esta puede combinarse con elementos complementarios tales como colores, tipos especiales de letras y diseños cuando sea usada, sin que ello cause un riesgo de cancelación por no uso. Esto es así, dado que el elemento distintivo de la marca (sus palabras) no se está viendo alterado con tales adiciones.

En el fallo, la marca sujeta a cancelación era la marca nominativa KDK en clase 11. El demandante argumentó que dicha marca debía ser cancelada por no uso, porque la demandada únicamente presentó (entre otras) pruebas de uso de KDK en la siguiente versión mixta (o de palabra y diseño), según se reproduce a continuación:

El Consejo de Estado analizó las pruebas que fueron presentadas y concluyó que el carácter distintivo de la marca registrada se preservaba absolutamente con los usos en sus versiones mixtas (o de palabra y diseño) probados por la demandada. Por lo tanto, se concluyó que la marca es efectivamente usada y que no procedía su cancelación por no uso.

Elementos de la marca

Para distinguir entre elementos primarios y secundarios de una marca, el Consejo de Estado estableció que los primeros son aquellos que dotan a la marca con su carácter distintivo. Por lo tanto, si el titular de una marca la usa de una manera que altere dichos elementos, ese uso excede los derechos concedidos, lo cual requiere presentar una nueva solicitud y obtener un derecho separado.

Los elementos secundarios, por su parte, son aquellos que solo dotan a la marca de un adorno complementario y, por tanto, no afectan su carácter distintivo. Usar la marca con dichos elementos adicionales no requiere la obtención de protección adicional y no genera un riesgo de cancelación de la marca por no uso.

Adicionalmente, el Consejo de Estado aprovechó la oportunidad para repasar los elementos principales del uso de marca en contextos de cancelaciones por no uso bajo la Decisión 486, los cuales resumimos a continuación, dada su relevancia:

• Un registro de marca estará sujeto a cancelación por no uso si no ha sido usado por su titular, licenciatario o usuario autorizado, en Colombia o en cualquier otro de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú) durante los tres años consecutivos previos a la fecha de la presentación de una acción de cancelación por no uso por un tercero interesado. La Oficina de Marcas de Colombia no puede cancelar el registro de marcas oficiosamente.

• Se considera que una marca está en uso cuando está disponible en el mercado de cualquiera de los países de la Comunidad Andina para identificar los productos y/o servicios para los cuales su registro fue concedido, en las cantidades pertinentes, de acuerdo a su naturaleza y la forma como son comercializados. El uso, por tanto, deberá ser real, efectivo, de buena fe e inequívoco. En relación con este punto, el Consejo de Estado estableció en el fallo que las cantidades de ventas no pueden ser fijadas, dado que variarán en cada caso específico, dependiendo del tipo de productos y/o servicios que distingue la marca (por ejemplo, el uso de una marca que distingue maquinaria especializada puede demostrarse con unas pocas ventas, pero el uso de una marca que identifica maíz no podrá demostrarse con la venta de unos cuantos bultos durante el periodo relevante de tres años).

• También se considera que una marca está en uso cuando, pese a no ser usada para productos ofrecidos en el mercado de cualquiera de los países de la Comunidad Andina, están destinados a ser exportados desde cualquiera de dichos países.

• El Artículo 167 de la Decisión 486 enumera algunos tipos de pruebas aceptables dentro de contextos de acciones de cancelación por no uso tales como copias de facturas, documentos contables o certificaciones emitidas por auditores externos que demuestren que los productos o servicios identificados con la marca han sido regularmente vendidos u ofrecidos a los consumidores. Sin embargo, en el fallo, el Consejo de Estado ratificó lo que ya había manifestado en el pasado sobre el hecho de que cualesquiera otros medios de prueba son admisibles, en aplicación del principio de libertad probatoria.  

Con el fallo emitido por el Consejo de Estado, los titulares de marcas en Colombia obtienen claridad sobre las condiciones en que las marcas pueden modificarse cuando son usadas sin alterar su carácter distintivo y sin causar un riesgo de cancelación por no uso.