Marcas de color: vacíos e incertidumbre

Carlos Carvajal Montoya

Asociado Brigard & Castro

En años recientes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha venido desarrollando una teoría que propugna por la posibilidad de conceder registros de marcas consistentes en un color, delimitado por una forma genérica, sobre la cual no se pretende un monopolio exclusivo.

Más allá de la discusión acerca de la legalidad de dicha teoría, a la luz de la Decisión 486 (Régimen Común Andino en materia de Propiedad Industrial) y, particularmente, de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 135 de dicha norma, lo cierto es que la concesión de este tipo de registros ha creado una gran incertidumbre, tanto para los competidores, como para los propios dueños de este tipo de marcas.

En efecto, a la luz de los principios del Derecho Marcario, el titular de un registro de marca tiene la doble facultad de utilizar el signo para identificar sus productos y/o servicios (ius utendi) y de impedir que terceros registren o usen el signo en cuestión o uno similarmente confundible con este (ius prohibendi).

Frente a las denominadas marcas de color, de reciente desarrollo por la SIC, no es claro si el ius prohibendi respecto de las mismas es de tal amplitud que faculta al titular del registro a impedir el uso de la tonalidad respectiva, o de una tonalidad similar, por parte de terceros, en cualquier forma, incluyendo no solo la aplicación del color al producto en sí mismo considerado, sino también sobre las etiquetas, envases y/o material publicitario.

Inicialmente, es preciso tener en cuenta que, habitualmente, este tipo de marcas de color no son utilizadas de forma aislada, es decir, normalmente los colores respectivos son acompañados de otras marcas, que incorporan elementos denominativos y/o gráficos, que gozan de un gran impacto en el consumidor al momento de su elección.

Así, el operador jurídico, y particularmente el juez que asuma el conocimiento de un proceso por infracción basado en la supuesta afectación del registro de una marca de color, deberá determinar si un consumidor medio, teniendo en cuenta todos los elementos bajo los cuales le es ofrecido el producto, se confundirá, por la mera coincidencia en una tonalidad determinada.

Decisión de la SIC

En este punto, la decisión contenida en la Resolución 26807 del 4 de julio del 2017 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial podría sentar las bases para los exámenes de confundibilidad que involucren este tipo de marcas. Sin embargo, son más las preguntas que genera dicha decisión, que las dudas que despeja.

En esa providencia, la SIC consideró que era posible el registro como marca del color rojo (Pantone 485C), delimitado por la forma bidimensional de una bolsa de leche, sin conceder exclusividad sobre la forma respectiva, para identificar leche y productos lácteos de la clase 29 internacional. Lo anterior, a pesar de la existencia previa de otros conjuntos marcarios para los mismos productos, que incluían el color rojo en su estructura, acompañado de otros elementos nominativos y/o gráficos.

De esta forma, la SIC concluyó que, al considerar la totalidad de los elementos que conformaban las marcas confrontadas, la presencia de elementos nominativos en la estructura de los signos previamente registrados excluía la posibilidad de riesgo de confusión frente a la marca de color pretendida.

En resumen, la SIC determinó que un consumidor medio no se verá expuesto a riesgo de confusión entre las marcas confrontadas (marca de color versus marca mixta), aunque estas incluyan tonalidades rojas dentro de sus conjuntos.

Ahora bien, frente a dicho análisis, es viable concluir que el titular de la marca de color registrada no podrá impedir el uso de la tonalidad respectiva a otros competidores que acompañen a esta de otros elementos gráficos y/o nominativos, por lo cual surge la duda sobre el alcance del monopolio marcario concedido, por su aparente futilidad. 

Al respecto, es preciso recordar que las disposiciones de la Decisión 486 respecto de la posibilidad de registrar colores como marcas parten de la consideración de la supremacía del interés general sobre el particular, toda vez que los colores deben estar a disposición de todos los participantes del mercado, careciendo de razonabilidad la posibilidad de otorgar un monopolio sobre una tonalidad específica, sin mayores consideraciones.

En efecto, las reducidas tonalidades disponibles y la necesidad de utilizarlas en una actividad publicitaria normal determinan que el conceder un monopolio sobre un color específico se instituya en un acto que tiene la capacidad de distorsionar el correcto funcionamiento del mercado. 

De esta forma, la teoría de las marcas de color desarrollada por la SIC pareciera oscilar entre dos extremos opuestos: la aparente concesión de un monopolio desmedido, a favor de un competidor único, y la aparente concesión de un registro teórico, carente de efectos reales frente a terceros.