El agotamiento del derecho y las importaciones paralelas

Juan Felipe Torres

Consultor, abogado de litigios de propiedad intelectual Clarke, Modet & Cº Colombia

ftorres@clarkemodet.com.co

Obtener un derecho de propiedad intelectual involucra no solo una inversión económica, sino también una ardua labor en investigación y desarrollo, así como una gran capacidad creativa e innovadora. Ese trabajo y esfuerzo hace que, al lograr una protección certera mediante derechos de propiedad intelectual, los titulares de estos anhelen que sean ilimitados. Si bien otorgan un monopolio a su titular, el cual lo faculta para prohibir y/o excluir a terceros de usar o explotar su obra, marca, tecnología o diseño, ese ius prohibendi no es absoluto. 

En aras de promover el libre comercio y la competencia, la legislación ha establecido límites a los derechos de propiedad industrial. En muchas ocasiones, los titulares no son conscientes de tales limitaciones. Sin embargo, existen usos de sus obras, marcas, patentes, etc., que ya no dependen de su autorización o control, y deben aceptarlo. 

El denominado agotamiento del derecho es uno de esos límites a los derechos exclusivos de propiedad intelectual, y lo que significa para su titular es la pérdida del control sobre las distribuciones posteriores que se lleven a cabo frente al bien protegido, pues, una vez este se inserta en el mercado, se entiende agotada la posibilidad de impedir la comercialización y distribución del mismo.

Es de vital importancia aclarar que lo que se permite cuando el bien se ha puesto en el mercado es únicamente su comercialización o distribución. Ello no se puede confundir con una autorización a terceros de alterar el producto, usar la marca en productos no originales o fabricar productos propios usando patentes ajenas.

Así, el agotamiento del derecho se puede presentar de tres formas distintas: 

Agotamiento nacional. Ocurre cuando el bien ha sido distribuido en un país, extinguiéndose la posibilidad para el titular del derecho de propiedad intelectual de controlar el mercado de ese producto dentro de dicho territorio. 

Agotamiento regional. Se da cuando la primera comercialización del bien se verifica en un mercado regional, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o la Unión Europea. Así, se garantiza el compromiso subregional de permitir la libre circulación de bienes como resultado de un verdadero proceso de integración subregional.

Agotamiento internacional. Sucede al realizarse la primera venta del bien en un mercado extranjero, de tal manera que hay libertad plena de importaciones o ventas paralelas de los productos. El titular no podrá, entonces, controlar o prohibir la comercialización en un mercado extranjero de la mercancía original protegida por derechos de propiedad industrial. Los titulares de estos deben tener presentes dichos límites, para así saber el alcance del ámbito de protección.

En la CAN, el criterio de agotamiento del derecho que se acepta es el internacional. Por ello, en Colombia, los titulares de derechos de propiedad intelectual no pueden prohibir la comercialización de mercancía original una vez se haya realizado la primera venta en el mercado extranjero.

Al haber libertad para importaciones o ventas de productos originales sin que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan oponerse a ellas, se abre la oportunidad para que en el comercio se empiece a generar lo que se conoce como importaciones paralelas. Este fenómeno se da cuando terceros intermediarios o revendedores adquieren productos originales en países donde los costos de producción son bajos. Por ende, el precio del bien es más bajo, y los traen al mercado nacional donde se pueden comercializar a un valor mayor.

Las importaciones paralelas se caracterizan por realizarse a través de canales no oficiales o no autorizados por el titular del derecho de propiedad intelectual sobre el producto. Es allí donde se genera la controversia, ya que las importaciones paralelas entran en competencia con los productos ofrecidos por los canales oficiales de comercialización en el país.

Como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de titulares de derechos de propiedad intelectual no conocen las limitaciones que estos tienen en Colombia, en su mayoría titulares extranjeros provenientes de países industrializados que han adoptado teorías del agotamiento diferentes y en donde no se da el fenómeno de importaciones paralelas. Por esto, al entrar en un mercado como el colombiano, buscan una protección total de estos derechos y una exclusión de cualquier uso que pueda hacer un tercero.

Una alternativa

Ya está claro que el derecho no puede ser absoluto. Sin embargo, los clientes buscan respuestas a sus preocupaciones, y es labor del abogado aconsejar y encontrar alternativas para su cliente. Teniendo eso en mente, y acatando las limitaciones de los derechos, hay opciones a las que pueden acudir los titulares de tales derechos.

Así, existe la posibilidad de hacer uso de herramientas como medidas en frontera para estar al tanto de importaciones de productos protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Es cierto que estas se encaminan a detener mercancía pirata o no original. Sin embargo, si se ejecutan de manera correcta, a través de ellas, el titular de estos derechos puede conocer de importaciones hechas por canales no oficiales (es decir, importaciones que no las autorizó el titular o sus licenciatarios).

En Colombia, muchas veces, las importaciones de productos originales hechas por canales no oficiales no están en regla con la normativa aduanera y tributaria. En esos casos, tales importaciones pueden ser detenidas, no bajo el derecho de propiedad intelectual, pero sí basándose en la normativa aduanera y tributaria del país. De esa forma, se hace uso efectivo de un mecanismo estatal para conciliar el anhelo de los titulares de derechos de propiedad intelectual con sus limitaciones legales.