Las reglas sobre el color único como marca

Ricardo Metke

Socio de Baker & Mckenzie

La norma comunitaria[1] prohíbe el registro como marcas de los signos que consistan en un color aisladamente considerado, si este no se encuentra delimitado por una forma específica. La prohibición cobija el signo que consiste en un único color, bien se trate de un color primario o de un color secundario (tonalidades y mezcla de colores)[2].

La prohibición que establece la norma en este sentido es de carácter absoluto y su violación acarrea como sanción la nulidad no saneable del acto administrativo de concesión del registro.

Esta causal de irregistrabilidad marcaria tiene un doble fundamento. El primero, que protege el interés general de los participantes en el mercado. Dado el limitado número de colores primarios disponibles, no es razonable otorgar a un solo empresario un monopolio exclusivo sobre un color en todo un sector de negocios, que además se extendería a las tonalidades de colores que resulten confundibles. Sería una facultad exorbitante que tendría efectos obstruccionistas y atentaría contra la libre competencia.

El segundo fundamento se refiere a la carencia de aptitud distintiva de un color por sí solo para identificar la procedencia empresarial de un producto. Por regla general, el consumidor percibe el color como un elemento decorativo u ornamental, pero no le atribuye el significado de un identificador empresarial. Un color plano en la presentación de un producto carece de la precisión necesaria para que el consumidor lo entienda y lo recuerde como un signo que denote un origen empresarial.

Esa dificultad se supera cuando el color está delimitado por contornos específicos, lo que permite que se encuentre representado en una imagen o en una figura determinada, que puede ser captada de manera fácil y precisa por el consumidor. Además, y desde otra perspectiva, se limita el alcance del derecho que se otorgue sobre el color, que estará restringido a la figura a que se incorpora.

Delimitaciones

La norma posibilita, entonces, el registro como marca del color aisladamente considerado que “se encuentra delimitado por una forma específica”. Entendemos por “forma específica” un dibujo, un diseño o una forma tridimensional, que se encuentre debidamente caracterizado y que delimite los contornos del color que se reivindica.

Ello permite al consumidor percibir el signo autónomamente y diferenciarlo de los elementos simplemente decorativos de la presentación de un producto o de las características propias del producto al que se aplica. Para que se logre este propósito, es necesario que la “forma” revista cierto grado de distintividad que permita que el consumidor le atribuya al conjunto integrado por el color y la forma el carácter de marca. De manera que no toda forma dota de distintividad al color. Debe ser específica e imprimirle singularidad al conjunto. No cumplirían con este propósito las figuras geométricas elementales, como un cuadrado, un rectángulo o un círculo, que, por lo general, se perciben por el consumidor como el fondo de la presentación del producto, con un carácter puramente ornamental, pero no como un signo distintivo.

Además, y como ocurre con cualquier otro tipo de signo, para que proceda su registro como marca, no debe estar incurso en ninguna otra causal de irregistrabilidad. Así, por ejemplo, el color no puede otorgar una ventaja funcional al producto o servicio al cual se aplica, ni informar al consumidor sobre una característica propia del producto que distingue.

La prohibición de registrar como marca un color aisladamente considerado es subsanable en los términos prescritos en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486: “si quien solicita el registro o su causante lo hubiere estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

El uso en estas condiciones permite que se subsane la falta de distintividad del “color aisladamente considerado”. Pero, en nuestra opinión, no subsana el impedimento que se deriva del interés general que protege la prohibición, es decir, del efecto obstruccionista de la competencia que se pretende evitar. Por ello, debe interpretarse la excepción en un sentido restrictivo y no restringir indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás competidores involucrados en el mismo sector de negocios.

Color único

En este contexto, el color aisladamente considerado debe entenderse como el color único que le da el fabricante a su producto, a su empaque o a su envase, que si bien no está delimitado por un diseño específico, sí está vinculado a la forma propia del producto, su empaque o su envase. No sería válido interpretar la norma en el sentido de permitir que se otorgue un derecho de exclusiva sobre el color per se, independiente de cualquier forma en que se utilice, o para decirlo de otra manera, para ser usado en todo tipo de formas y diseños, en cualquier tipo de presentación de los productos y en la publicidad y promoción de los mismos, con la carga correspondiente para terceros competidores de abstenerse de usar ese color o colores confundibles en cualquiera de esas modalidades. Además de la inseguridad jurídica que resultaría de la imprecisión del derecho que se confiere y de la incertidumbre sobre el objeto en el que recae, se produciría un efecto obstruccionista del mercado, claramente limitativo de la competencia.

Hecha la anterior precisión, la norma supone que el color único del producto, su empaque o envase carece de distintividad ab initio, pero que por razón de su uso constante en el mercado puede adquirir la distintividad requerida por la ley, en cuyo caso es susceptible de registrarse como marca.

Los requisitos que se derivan implícitamente de la norma para que pueda predicarse la distintividad adquirida del signo son, a nuestro juicio, los siguientes: (i) el uso constante en el mercado del signo por un solo empresario. Si se presentan usos concurrentes por diferentes empresarios, no se lograría el propósito de que se perciba como el indicador de una sola fuente empresarial; (ii) que el uso del color por el empresario se haga a título de marca, para lo cual es relevante el mensaje que se transmita al consumidor sobre el carácter del signo, particularmente a través de la publicidad; (iii) que se aplique al producto que va a ser identificado con el signo; (iv) que se demuestre ante la autoridad competente que un porcentaje significativo del sector relevante de los consumidores reconoce y recuerda el color como un signo que identifica el origen empresarial de los productos a los que se aplica.