La cancelación de marcas notorias no es una sanción a estas, sino un reconocimiento de su condición

El caso Walmart sentó un importante precedente, pues en él se manifestó que las marcas notorias no podrían ser canceladas por falta de uso. Así, parecía que no importaba si con la marca declarada notoria se hubiesen puesto en el comercio los productos o servicios para los que esta se encontraba registrada; bastaba con demostrar que era notoria para enervar la posibilidad de que la marca fuese cancelada por falta de uso.

En los últimos años, la Superindustria ha manifestado que es precisamente la protección especial de la que gozan las marcas notorias la que hace que sea posible que estas sean canceladas, vale aclarar, cuando no han sido usadas para identificar los productos o servicios para los que fue registrada y cuando estos no son los que le han dado el carácter de notoria a la marca. Esta posición no es contradictoria, sino complementaria, dado que no puede hacerse un análisis igual cuando se está en presencia de una oposición a un registro marcario basado en notoriedad, que cuando se trata de analizar si la marca ha sido usada para los productos o servicios para los que fue registrada.

En consecuencia, en el primer escenario, el titular de una marca que desee impedir que otra sea registrada debe demostrar que las marcas pueden ser confundibles dada la existencia de una relación de identidad o conexidad entre los productos y/o los servicios identificados por una y otra. Por su parte, el titular de la marca notoria, en virtud de su protección especial, no debe demostrar dicha relación de productos o servicios, pero sí que la marca es notoria y que la marca solicitada es confundible con esta, o que su registro podría diluir la fuerza distintiva de la marca notoria, o que el registro de la marca del tercero podría afectar el prestigio de la marca notoria. En tal virtud, el artículo 228 de la Decisión 486 del 2000 establece unos criterios que permiten determinar la notoriedad. Por su parte, el artículo 229 consagra la obligación de reconocer la notoriedad de una marca aunque no se encuentre registrada o no se haya usado o use en Colombia, o aun cuando no goce de tal calidad en el extranjero.

El segundo escenario se presenta cuando la defensa de una acción de cancelación es la notoriedad. En dicha situación lo procedente es estudiar si la marca es notoria en el sector de los productos o servicios para los que se pretende la cancelación, pues aunque la marca notoria rompa el principio de la especialidad frente a otras marcas, esto no significa que ella sea notoria, en todo el universo de productos y servicios, dado que resulta muy difícil, por no decir imposible, que un empresario use intensamente una marca para identificar todos los productos y los servicios que se pueden comercializar en el mercado, y aún más difícil, que en todos los casos la marca logre el estatus de notoria. Así, cuando la acción de cancelación verse sobre la clase de productos o servicios para los que el titular demuestra que la marca es notoria, podrá entonces argumentar que aunque no la haya usado en el territorio colombiano la marca sigue cumpliendo la calidad de notoria, y carece de objeto la cancelación, dado que su amplio conocimiento permite concluir que para el consumidor existe más que una potencialidad de adquirirlos y la existencia en el mercado de esos productos bajo una marca idéntica o semejante afectaría la decisión de compra del consumidor, la dilución del signo y el prestigio del titular.

En cambio, cuando la acción de cancelación ataca el registro en unos productos o servicios para los que la marca no es notoria, es decir, un registro defensivo, no será válido justificar la falta de uso del signo en esos productos o servicios en la notoriedad de la marca en otro sector diferente. Ahora bien, el hecho de que se cancele la marca en esa clase para la cual no es notoria no significa que el accionante vaya a obtener automáticamente su registro, pues todavía debe superar las causales de irregistrabilidad, entre ellas, la de no ser confundible con un signo notorio aun para productos o servicios diferentes.

En consecuencia, y atendiendo esta práctica, se logran dos fines del registro de la propiedad industrial. El primero, que sea un registro depurado, esto es, que no contenga marcas que no se encuentran en el mercado y, el segundo, que los titulares de marcas notorias no tengan que registrarlas defensivamente en todas las clases de la Clasificación de Niza, pues su registro en la clase de productos o servicios para los que es reconocida como notoria debe ser suficiente para su defensa, pues ello es precisamente una de las cosas importantes que se derivan de la condición de notoria.