La abreviación de marcas y los riesgos de confusión y asociación

Juan David Rocha Puerta

Asociado de Marcas y Derecho Comparado

OlarteMoure & Asociados

El empresario que pretenda escoger una nueva marca debe prever que dicho signo no sea visto como un apócope o abreviación de uno prexistente.

El uso de apócopes y abreviaturas para la identificación de marcas es una práctica cada vez más extendida en los mercados. Esta tendencia ha cobrado importancia por diferentes factores, entre ellos, nuevas versiones de marcas tradicionales, el nuevo mundo digital y de las redes sociales y un mejor entendimiento de la manera en que piensa el consumidor.

En redes sociales como Twitter y aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, y BlackBerry Messenger, las abreviaturas para referirse a marcas en el mercado surgen naturalmente. La función predictiva de autocompletar en los buscadores determina que solo es necesario escribir parte de las palabras para obtener los resultados deseados.

Es el caso de marcas como “McDonalds” y su abreviatura “Mc”, “Cartoon Network” y “CN”, “Disney” y “DSNY”[1], “National Geografic” y “NATGEO”, “Reebok” y “RBK”, “New Balance” y “NB”, “Facebook” y “FB”, “WhatsApp” y “Wapp”, “BlackBerry Messenger” y “BBM”, “British Broadcasting Corporation” y “BBC” o “Warner Bros” y “WB”.

El análisis sobre los riesgos de confusión y asociación que se pueden presentar en el mercado cuando dos productos o servicios iguales o similares se identifican con signos idénticos o similares no ha sido ajeno a ese fenómeno. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada del registro de propiedad industrial, por medio de su Delegatura para la Propiedad Industrial, ha considerado común que las compañías, cuando han adquirido un alto nivel de reconocimiento por parte de sus consumidores, modifiquen sus denominaciones bajo estructuras más sencillas y casuales, como abreviaturas, que, contrario a afectar su distintividad, pueden generar un mayor grado de cercanía con el consumidor al eliminar todo tipo de formalidad y mejorar su recordación.

La Delegatura ha sostenido que tal es el grado de importancia de ese fenómeno, que esas nuevas formas de identificación pueden tener la virtualidad de convertirse en importantes instrumentos de publicidad de empresas y marcas, a tal punto que sus titulares requieran de su protección adicional e independiente a través de los medios legales dispuestos para ello.

Registro

Lo anterior hace de ese fenómeno una circunstancia especial para tener en cuenta dentro de nuestro sistema jurídico, dado que el titular de una marca podrá enfrentarse a una solicitud de registro de un signo que usa la abreviatura o apócope de su marca y que, además, pretende identificar los mismos servicios o productos.

A ese reto se han enfrentado marcas como “Bodytech”, “Kenzo Jeans” y “Dynapro”, e incluso marcas que no gozan de tal grado de reconocimiento, como “Compadre”. Casos frente a las cuales la SIC, mediante las resoluciones 75228 del 2014; 32407 del 2014; 85443 del 2016; 27219 del 2017, y 27213 del 2017, ha determinado, una vez efectuado el análisis de registrabilidad respecto de signos como “BT”, “KNZ Jeans”, “Dynamic Pro” o expresiones como “El Compa”, que aun cuando estos signos no reproducen ortográficamente a las marcas registradas en su totalidad, sí están compuestos por consonantes y letras iniciales o usan apócopes de las marcas registradas, lo cual genera una asociación directa con las marcas fundamento de  oposición y posterior negación, ya que tienen o comparten un mismo sentido ideológico o pretenden identificar servicios o productos semejantes.

Así, el empresario que vaya a escoger una nueva marca tendrá que prever que ese signo no pueda ser visto como un apócope o abreviación de uno prexistente. Por otro lado, el titular de la marca prexistente debe saber que ya cuenta con el apoyo jurisprudencial necesario para impedir el uso o registro de abreviaturas de su marca.

Destacado: El titular de la marca prexistente ya cuenta con el apoyo jurisprudencial necesario para impedir el uso o registro de abreviaturas de su marca.